스타트업은 창업 경진대회, 멘토링 프로그램, 공모전 등을 통해 사업 아이템을 발표할 기회가 많다. 사업계획서를 발표한다는 것은 자신의 아이디어를 가장 설득력 있는 형태로 타인에게 설명하는 것인데, 형체가 없는 기술, 디자인, 콘텐츠처럼 베끼기 쉬운 것이 없다.


하지만 시간과 비용이 만만치 않게 들어가는 특허 신청은 투자금을 제대로 확보하지 못한 스타트업에는 부담이 될 수 있다. 현실적으로 누군가가 아이디어를 대놓고 베꼈을 때 억울할 것 같으면 하고, 참을 수 있을 것 같으면 하지 않으면 된다고 말할 수밖에 없다.


그럼에도 실질적으로 스타트업에 특허가 필요한 경우가 있다. 창업 경진대회 또는 정부지원사업에 제출된 아이템은 먼저 점수로 평가받게 되는데, 빠지지 않는 지표 중의 하나가 특허 출원, 등록 여부이다. 쉽게 말해 다른 경쟁사가 대부분 갖고 있는 특허 출원으로 인한 플러스 1점이 없으면 서류 통과부터 힘들어 질 수 있다는 것이다.


자금을 확보하기 위해 벤처캐피털이나 기술보증기금을 만날 때도 마찬가지다. 그들은 해당 아이템에 대한 특허 출원이나 출원 내용을 확인한다. 이는 기업 가치를 정량적으로 평가하기 위한 것이며, 업체의 엑시트(EXIT) 이후 투자금 회수에 특허권 보유 여부가 영향을 미치기 때문이다.


대기업, 정부기관의 수주를 위한 서류에도 특허 체크란이 존재한다. 해당 특허의 가치를 디테일하게 따지는 것은 아니지만, 최소한의 특허 리스크를 해당 업체가 고려하고 있는지 관리 차원에서 그렇다.


스타트업과 특허 상담을 진행하다 보면, 그들의 아이디어가 매우 훌륭해 자주 감탄하게 된다. 그도 그럴 것이 각자가 생업을 걸고 해 볼만 하다 싶어 시작하는 일이기 때문이다. 이러한 아이디어를 구체화하고 사업화까지 가는 것은 오롯이 구성원들의 몫이다. 하지만 사업화 과정에서 가장 소중한 자산, 아이디어에 대한 최소한의 보호를 위해 스타트업은 변리사를 찾을 수밖에 없다.


변리사가 나의 의뢰를 제대로 처리해줄 것인지, 능력이 있는 사람인지, 혹시 바가지를 쓰는 것은 아닌지, 등록은 받을 수 있는 것인지. 이런 걱정 때문에 스타트업은 먼저 ‘아는 변리사’를 찾는다. 하지만 다른 전문직처럼 변리사도 전문분야가 나뉘어 있다. 최대의 역량을 발휘할 수 있는 전문분야가 있다는 말이다.


스타트업의 답답함에 대해 도움을 주기를 바라는 마음으로 ‘스타트업을 하는 친구가 특허에 대해 물어본다면 해주고 싶은 말들’을 적어보고자 한다.










1. 내 아이템은 특허거리가 될까

처음에 상담을 오는 스타트업은 자신의 아이템이 특허거리가 되는지 먼저 궁금해 한다. 특허거리라는 것은 두 가지로 정리된다. 첫째 특허의 대상, 즉 특허의 보호대상이 되는 것인지와 둘째 특허의 등록 가능성, 즉 특허를 출원하면 등록할 수 있는지에 대한 것이다. 양자는 상당히 다르다.


먼저, 특허의 대상은 ‘기술’이다. 기술 중에서도 사람의 행위가 개입되지 않은 기술일 것을 요구한다.


예를 들어 특이한 모양의 과자는 디자인의 보호대상이 될지언정 특허의 보호대상은 아니다. 같은 맥락에서 회사의 로고에 사용된 특이한 글자체는 상표 또는 디자인의 보호대상이지 특허의 보호대상은 아니다. 과자 모양, 로고, 글씨체가 기술이라고 할 수는 없기 때문이다. 그러나 해당 과자를 특이한 모양으로 만들기 위해 필요한 반죽의 비율, 모양 틀 등은 기술이며, 당연히 특허의 대상이 될 수 있다.


또 다른 예로 사람이 쓰레기봉투에 마킹을 하는 것을 조건으로, 제1구역에서 제2구역으로 쓰레기봉투를 전송하는 처리 시스템은 특허의 대상이 되지 않는다. 사람이 쓰레기봉투에 직접 마킹을 하지 않으면 해당 시스템이 진행되지 않기 때문이다. 그러나 동일한 시스템을 디바이스와 서버에서 구현되도록 하면 특허의 대상이 된다. 즉 사람의 행위 없이 자동으로 실행되는 기술이면 특허의 대상이 된다.


2. 내 아이템을 특허로 해볼만한가

한편, 특허의 등록 가능성은 출원된 발명이 법률이 정한 등록요건을 전부 갖추고 있는지를 확인하는 것이다.


특허는 무형 재산권으로, 가치가 돈으로 환산되는 재산권의 일종이다. 그러나 특허는 동산 또는 부동산에 대한 소유권과 같이 직관적으로 이해되는 재산권은 아니다. 특허는 눈에 보이지 않는 기술에 대해 법률로 특별히 독점권을 허용해주는 권리인 것이다. 따라서 법이 정한 엄격한 요건을 충족해야만 등록을 받을 수 있다.


법률로 정한 특허 요건 중 실무적으로 가장 중요한 것이 ‘진보성’이다. 이는 다른 사람의 기술과는 다른 진보된 기술에 대해서만 특별히 독점권을 허용해준다는 취지다. 그런데 이 진보성의 판단은 해당 기술이 얼마나 효과적인지, 해당 기술을 구현하기가 얼마나 어려운지는 묻지 않는다. 심사관은 실질적으로 해당 기술의 구성이 얼마나 다른지, 얼마나 특이한지만을 확인한다.


여기서 스타트업이 오해하기 쉬운 부분이 있다.


예를 들어 유선통신 기반의 솔루션을 무선통신으로 구현한 스타트업은 무선통신 기반 솔루션은 우리가 처음이며, 개발이 얼마나 까다로우며, 무선통신을 적용해 얼마나 좋은 효과가 있는지를 역설하고 싶을 수 있다.


그러나 진보성의 판단에 무선통신으로 인해 얼마나 좋은 효과가 있는지는 실질적으로 영향을 주지 못한다. 말하기 나름인 효과에 대한 주장만으로 해당 기술을 다른 사람이 사용하지 못하도록 하는 것은 불합리하기 때문이다.


위의 예에서는 유선통신 기반의 솔루션을 무선통신에 적용하는 과정에서 어떤 문제가 발생하며, 이를 해결하기 위해 어떤 기술을 추가적으로 개발했는지 구체적인 내용이 포함되면 등록가능성이 높아진다. 즉 특허에는 매우 구체적인 내용이 포함돼야지 아이디어만으로 진보성을 인정받기는 실질적으로 매우 어렵다.


한편, 개발자들에게는 당연한 것이라 등록 가능성이 없을 것이라고 생각되는 발명도 변리사에게 한번 상담해 볼 것을 권한다. 오픈소스를 사용한 것이라도 개발과정에서 커스터마이징이 필요했을 것이고, 그러한 과정에서 등록받을 만한 구성이 발견될 수 있기 때문이다.


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특허는 눈에 보이지 않는 기술에 대해

법률로 특별히 독점권을 허용해주는 권리인 것이다.

따라서 법에 정한 엄격한 요건을 충족해야만 등록을 받을 수 있다.



3. BM 특허, 너는 누구냐

최근 들어 ‘비즈니스 모델(BM) 특허를 내주세요’ 하면서 찾아오는 스타트업이 늘었다.


특허에서 청구항의 대상은 시스템 등 장치, 방법, 그리고 최근 허용된 컴퓨터 프로그램 이렇게 3개뿐이다. 장치 특허, 방법 특허, 컴퓨터 프로그램 특허는 존재하지만 BM 특허는 별도의 카테고리가 아니다. 정확히 말하면 BM은 기술이 아니다.


최근 급부상하고 있는 O2O(Online to Offline) 서비스들은 일종의 플랫폼 서비스라고 할 수 있다. 종래에 전화나 우편 등으로도 가능한 것들을 온라인에서 시스템을 구축해 제공하는 콘셉트다. O2O 서비스는 기술은 아니지만 그러한 서비스를 온라인 기반으로 사람의 개입 없이 자동으로 제공하기 때문에 특허의 대상이 된 것 뿐이다.


스타트업은 BM 특허는 등록 가능성이 매우 떨어진다는 점을 미리 알고 진행여부를 결정하는 것이 좋다. 예를 들어 온라인으로 소비자와 대리 운전기사를 연결하는 애플리케이션의 경우 BM 특허는 힘들다. 애플리케이션은 직관적이고 범용으로 제작돼야 사용성을 높일 수 있기 때문이다.


그러나 매일같이 BM 특허는 출원되고, 비록 비율은 낮지만 계속해서 특허로 등록된다. 이는 해당 BM을 시스템으로 구현하는 과정에서 구체적인 문제를 해결해 진보성을 인정받았기 때문이다.


대리운전 애플리케이션의 예에서 해당 스타트업은 사용자와 대리운전 기사 디바이스의 위치 보정방법을 필수적으로 해결했을 것이며, 이에 대해 진보성을 인정받아 등록까지 갈 수 있다. 즉, BM 특허라고 하더라도 해당 모델을 구현하기 위한 구체적인 내용에 진보성이 있어야 등록을 받을 수 있다.






4. 대리인을 잘 선정하자

필자의 경우에는 IT가 전문분야다. 세어보지는 않았지만 변리사 일이 업인지라 아마 수백 건의 명세서를 처리했을 것이다. 그러나 그중에서 IT 이외의 명세서는 딱 두 번 해봤다.


변리사의 도움을 받으려면 꼭 전문분야 변리사를 찾아야 한다. 변리사의 전문분야는 전자·전기, 기계, 화학, 바이오, IT로 구분된다. 이는 변리사의 학부 전공이 아니라 특허사무소 홈페이지에서 변리사 이력에 있는 담당 클라이언트 목록을 보면 알 수 있다.


나아가 대기업 중심의 사무소보다 스타트업 중심의 사무소를 찾아갈 것을 권한다. 대기업과 스타트업은 상황과 니즈가 매우 다르다. 일단 대기업은 시간과 비용이 넉넉하며, 이미 많은 특허를 보유하고 있다. 따라서 그들은 등록 가능성이 아니라 권리범위를 중심으로 특허의 가치를 판단하며, 대기업 명세서는 해당 니즈에 맞춰 작성된다.


그러나 스타트업은 한 건 한 건이 매우 중요하며, 등록이 절실할 것이다. 이렇게 특성이 다르기 때문에 대기업이 메인 클라이언트인 사무소 말고, 중소기업을 처리하고 있는 특허사무소를 찾아보는 것이 좋다. 이렇게 대리인 선정을 강조하는 이유는, 특허는 한 번 출원하면 등록까지 넉넉잡아 2년은 생각해야 하는 길고 지루한 절차이기 때문이다.


5. 대기업과 특허로 싸우려고 하면 안 된다

마지막으로 조언하고자 하는 것은, 대기업과의 특허 분쟁에 대한 것이다.


가끔 스타트업 또는 중소기업에서 국내 유수의 대기업이 자신의 특허를 침해했다고 소송을 불사하려는 기세로 찾아오는 분들이 있다. 그러나 대기업과 특허 분쟁에서 승리하는 것은 실질적으로 매우 어렵다. 또 우리나라의 경우 어렵사리 승리를 거두더라도 남는 것은 얼마 되지 않는 손해배상금뿐이다.


실제 대기업이 해당 특허를 침해했다 하더라도 대기업과 특허 분쟁에서 승리하기가 어려운 이유는 특허 무효 심판 때문이다. 대기업에는 이미 수많은 변리사가 고용돼 있다. 게다가 외부 특허사무소, 법률사무소까지 합세해 무효 심판을 통해 해당 특허를 무효화할 수 있다.

매우 전략적으로 특허 장벽을 쌓아 놓았다면 모르겠지만, 특허 무효 심판으로 상처뿐인 영광도 남지 않을 수 있다. 현실적으로 대기업과의 특허 분쟁은 해당 특허를 카드로 하는 인수합병(M&A) 제안, 특허 매입, 라이선스 계약 등 다른 방식으로 진행하는 것이 보다 합리적일 것이다.


어떤 스타트업은 성공해 미국 시장에 진출하게 될 것이고, 회사의 성공을 가르는 분기점에서 특허관리회사와 침해 분쟁에 휩쓸리게 될 수도 있다. 자신이 직접 개발한 기술에 대한 타인의 특허 때문에 말이다. 어이 없이 당하지 않으려면, 성공을 확신하는 스타트업은 매년 3~4개의 특허를 출원하고, 진출 예상국가에도 1~2개씩은 출원해 놓기를 바란다. 소소할 수 있으나 글로벌 회사로 도약하고자 한다면, 방어방법으로 가장 효과적이기 때문이다.




<본 기사는 테크M 제39호(2016년7월) 기사입니다>