나만의 아이디어 또는 기술이 완성되면, 기쁨도 잠시일 뿐 나만의 기술이 모방 당하지는 않을지 걱정하게 된다. 기술 또는 아이디어의 보호방법은 크게 영업비밀과 특허로 나눌 수 있다. 특허 제도는 기술 공개를 동반하므로, 영업비밀과 정반대되는 보호방법이다.

아이디어가 완성되면 영업비밀과 특허 중 보호방법을 선택해야 한다. 그렇다면 그 판단기준은 무엇일까? 누군가가 자신이 가진 기술을 알아낼 수 있다면, 그것은 비밀이 될 수 없다. 즉 제품이 시장에 나오면 누구나 알 수 있는 기술은 영업비밀로 보호할 수 없다.

전문적인 분석수단을 통해 어렵게 알아낼 수 있는 기술이더라도 마찬가지다. 리버스 엔지니어링(reverse engineering, 완성된 제품을 분리해 어떻게 만들어졌는지 알아내는 것)을 통해 어떻게 만들어졌는지 알 수 있다면 영업비밀로 보호할 수 없다. 결국 리버스 엔지니어링이 가능한 기술인지 여부에 따라 영업비밀로 보호할 것인지, 특허로 보호할 것인지가 결정된다.


리버스 엔지니어링 되면 영업비밀 부적합


앞선 설명을 기준으로 판단해보면, 요리방법이나 제품의 제조방법 등은 영업비밀로 보호하기에 적합하다. 그러나 요리방법을 특허로 출원하고 등록되는 경우도 있다. 예를 들어 콩나물 국밥의 요리방법을 특허로 출원한다면, 요리 노하우가 공개되는 것을 감수해야 한다. 며느리에게도 알려주지 않는 노하우가 세상에 공개되는 것이다. 특허 등록이 사업에 도움이 되는 경우도 있지만, 자신의 기술을 보호하는 적절한 방법인지 따져보아야 한다.

먼저, 아이디어를 영업비밀로 보호하는 경우에 대해 알아보자. 영업비밀이란 공공연히 알려지지 않은 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로, 상당한 노력을 기울여 비밀로 하는 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

영업비밀의 ‘비밀성’은 일정 범위의 사람들만 알고 있으면서 비밀로 관리하고 유지한다면, 영업비밀로 인정받을 수 있다. 영업비밀은 ‘상당한 노력’에 의해 비밀로 관리돼야 하는데, 상당한 노력의 경중은 기업의 규모나 영업비밀이 가진 경제적 가치에 따라 달라질 수 있다.

영업비밀로 보호되는 기술이라도 다른 사람이 정당한 방법으로 기술을 개발해 특허를 취득할 수 있다. 먼저 발명했지만 특허를 취득하지 않은 사람이 나중에 특허권을 취득한 사람에 의해 권리 대항을 받을 수 있다. 이 때 대처하는 방법이 있는데, 이른바 선사용권이라는 제도다.

다른 사람보다 먼저 발명해 영업비밀로 사용한 경우 다른 사람이 나중에 특허를 등록, 권리를 행사해도 이에 대항할 수 있는 제도다. 단, 영업비밀로 기술을 보호하려는 입장에서는 그 기술을 사용하고 있었거나 사용 준비 중이었다는 기록이나 증거를 남겨야 한다.

영업비밀과 특허는 명확히 구별되지 않는 경우도 있다. 영업비밀과 특허의 구별 기준이 상황에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 만일 영업비밀로 먼저 관리했지만, 비밀 유지가 어렵게 되면 이를 특허로 출원할 수도 있다. 그동안 영업비밀로 관리돼 세상에 알려지지 않은 기술이기에 특허를 받을 수 있다.

쉬운 예로, 회사의 직원이 이직해 자연스럽게 경쟁 회사로 영업비밀이 유출될 상황이 발생하면, 특허를 출원함으로써 자신의 지식재산권을 지켜낼 수 있다. 반대로 특허를 출원하면 출원일로부터 1년 6개월이 경과했을 때 기술이 공개되기 때문에 특허 출원을 출원 공개 전 취하해 영업비밀로 전환할 수도 있다.



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처음에 기술의 보호방법을 결정했다고 해도

상황은 항상 변하기 마련이다.

따라서 상황 변화에 맞게 탄력적으로 대응해

보호방법을 전환해야 한다.


특허명세서에 영업비밀 노출 주의


아이디어를 특허로 보호하기로 결정했다면, 특허 출원을 하기 위한 준비를 해야 한다. 특허 출원은 서두를수록 좋으며 특허청의 심사를 통과해 등록받아야만 특허권의 효력이 발생한다. 영업비밀은 비밀이 유지되는 한 영원히 보호받지만, 특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 20년으로 제한된다.

특허 출원을 하기로 결정했더라도 특허명세서를 작성할 때 영업비밀이 포함되지 않도록 주의할 필요가 있다. 특허명세서에 불필요하게 영업비밀이 포함되면, 출원이 공개될 때 영업비밀이 공개돼 경쟁회사에 노출되기 때문이다. 연구용 샘플이나 실물 사진보다는 개념화된 도면 등이 필요한 이유다.


앞서 설명한 특허로 아이디어를 보호하는 것과 달리 굳이 시간과 비용을 들여 특허 출원을 하고 싶지 않은 경우도 있다. 기술 내용으로 볼 때 특허를 받을 필요가 없어 보이지만, 다른 사람이 이 발명에 대해 특허를 등록시킬까봐 불안한 경우가 있다. 한 마디로 내가 갖기는 싫고 단지 남이 가질까봐 걱정되는 경우다. 이러한 경우에는 발명을 ‘공개’하면 된다. 발명이 공개되면 경쟁기업은 더 이상 새롭지 않은 이 발명에 대해 특허를 받을 수 없다.

문제는 발명을 공개했다는 사실을 증거로 남기는 방법이다. 이를 위해 특허청은 ‘인터넷 공지제도’를 운영하고 있다. 발명 내용을 인터넷에 올려두면, 발명이 공개되면서 그 기록이 남게 된다.


그런데 만약 이 회사가 공개한 발명을 특허 출원하고 싶다면 어떻게 해야 할까? 특허법상 ‘공지예외주장제도’라는 것이 있다. 공지예외주장제도란 특허 출원 전에 발명이 공지돼 더 이상 새롭지 않은 발명이 됐지만, 발명이 공지된 날로부터 1년 내에 특허출원을 제출하면 예외적으로 특허를 등록받을 수 있는 것을 말한다.

따라서 이 제도를 이용해 공지한 날로부터 1년 내에 특허 출원하면 된다. 즉 권리화가 포기된 기술이 공지예외주장제도를 통해 예외적으로 특허로 보호받게 되는 것이다.


이렇게 아이디어를 보호하는 방법은 영업비밀, 특허, 공개의 방법이 있다. 또 처음에 기술의 보호방법을 결정했다고 해도 상황은 항상 변하기 마련이다. 따라서 상황 변화에 맞게 탄력적으로 대응해 그 보호방법을 전환해야 한다.




<본 기사는 테크M 제39호(2016년7월) 기사입니다>